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商标海外注册申请注意事项来稿选登

时间:2015-03-02   出处:中国和记娱乐司法保护网(知产法网)  作者:集佳和记娱乐代理有限公司 刘颖  点击:

                                                集佳和记娱乐代理有限公司 刘颖

 

笔者在处理涉外商标申请案件中,发现需要企业和记娱乐管理者关注的几个基本问题,供大家参考。

涉外商标申请中需要企业提供的主要信息有:中英文名称和地址、商标图样、保护类别、保护商品或服务项目名称。看似简单,但由于企业不够重视或是出于疏忽,使得其商标在海外注册时带来诸多问题。

除了港澳台的申请语言是中文外,其它国家的官方语言均不是中文,因此申请人名称和地址的翻译是无法避免的。一般情况下,需要企业自行提供英文翻译,以保证注册人信息与使用人信息的一致,特别是以前在同一国家做过商标申请时,一定要准确地告知之前商标申请人的英文名称和地址和现在希望采用的英文名称和地址。否则,如果申请国家存在在先商标审查制度,而且该公司前后申请的两个商标近似,但申请人名称和/或地址不完全一致,该国商标管理机构很有可能认为该公司前后申请的两件近似商标属于不同的所有人,从而下发出驳回通知。此时,该公司除了要尽快提交变更申请,将两件商标所有人的名称和地址统一外,还要在规定的期限内申请驳回复审,向相关国家的商标管理机构说明情况。这将产生两笔费用:变更商标所有人名称和/或地址的费用和答复审查意见的费用。而且,商标注册的时间也会因此而延误。其实,如果在后一件商标申请前,该公司能告知在该国有在先申请商标,在后申请的商标所有人英文名称和地址只要与在先申请的商标所有人保持一致就不会产生上面的问题了。

此外,商标图样作为商标权的载体,需要满足官方的特定要求。在进行涉外商标申请时,企业提供的商标图样的格式经常不够规范。不论是文字商标还是图形商标,均需足够清晰。笔者多年的代理工作中,很多企业在指示代理机构进行商标申请时,没有提供单独的商标图样,或者提供的商标图样格式较小,一旦放大,就会变得模糊不清,不能满足涉外商标申请的要求。

作为品牌标识,商标能够引发人们对品牌的联想,尤其能使消费者产生有关产品属性的联想,企业应准备一份设计精良的商标图样,除了能够满足商标申请的要求外,还应在企业的店面、信函抬头、网站、广告、宣传册、合同、发票、产品上和产品外包装等处大量使用该商标图样,同时标注公司名称。一旦日后遭遇侵权事件,所有带有该商标图样和公司名称的文件(包括但不限于销售票据、合同、许可协议)、包装、产品和店面等都可以作为该商标的使用证据来维护自己的商标权。需要注意的是:商标权具有地域性特征,在中国的使用证据不能作为在他国维护商标权的证据。有条件的企业可以考虑在企业网站上增设英文网页,介绍公司及其产品,最好每一个网页上都有公司的品牌标识和英文名称。这样既可以便于企业向国外客户宣传产品,也便于国外客户跨越语言障碍,了解企业产品。值得一提的是,该商标在国外被侵权、被撤销,或是需要提交使用证据时,带有相关商标的企业英文网页还可作为该商标在国外的使用证据。

商品,作为商标权的权利范围,亦需要申请人的格外关注。目前,国际上通用的《尼斯分类表》共分为商品(1~34类)和服务(35~45类)两大部分。选择保护类别时,一般从事制造业的企业仅选择与实际生产产品相关的商品类别来申请,实际上,还需要选择相关的服务项目。如汽车生产企业,仅选择第12类的汽车等商品是远远不够的,还应选择第37类的汽车保养和修理、轮胎翻新等与汽车相关的服务项目。有条件的汽车企业还可以选择第07类和第09类等类别中与汽车或其零部件相关的商品项目进行延伸注册保护。世界上绝大多数国家的商标都是按照指定商品/服务的类别和相关度来保护的。将商品划分为群组来保护的国家较少,较常见的只有中国大陆和台湾,但是中国大陆和台湾的群组划分也不相同。还有个别国家根本就不区分类别,如加拿大。

在涉外商标申请中,选择具体的商品/服务项目时,请尽量选择《尼斯分类表》中列出的标准商品/服务项目,尽量不要选择编码中带“C”的中国特有的商品/服务项目。因为非标准商品/服务项目不能被其他国家普遍接受,很有可能会因此被各国商标管理机构下发审查意见,产生答复审查意见的费用,延误注册时间。如果企业主营产品/服务,确实无法在《尼斯分类表》的标准商品/服务项目中找到,最好与代理人协商,挑选一个比较容易被申请国接受的商品/服务项目名称,尝试提交。

如果商标顺利注册,一定要在注册国及时使用。何为“及时”呢?根据《与贸易有关的和记娱乐协定》(TRIPS)中的规定,“如维持注册需要使用商标,则只有在至少连续三年不使用后方可注销注册,除非商标所有权人根据对商标使用存在的障碍说明正当理由。”实践中,世界各国一般规定注册商标连续三年或五年不使用即可被撤销。因此,商标注册后,一定要积极使用,并尽量多地保留使用证据。最大限度地使用注册商标是对商标最好的保护!

如果商标在注册过程中,不幸遭遇被驳回、被异议等事件,商标所有人也不必恼火,查清原因、积极应变即可。只要有一线希望,就不要放弃自己的商标权利,因为今天放弃一件商标,就意味着明天丧失一国的市场!

最后,希望中国企业对自身的商标权利更加珍视,希望越来越多的品牌走出国门!

 


刘颖,商标代理人。

2008年加入集佳,从事涉外商标代理6年,熟知各国商标法律和实践,代表国内外客户处理过各种类型的涉外商标案件。曾代理雪花啤酒在全球80多个国家或地区的商标事宜,重庆华森制药有限公司欧盟申请商标异议答辩等案件。

文本框: 作者简介: 刘颖,商标代理人。 2008年加入集佳,从事涉外商标代理6年,熟知各国商标法律和实践,代表国内外客户处理过各种类型的涉外商标案件。曾代理雪花啤酒在全球80多个国家或地区的商标事宜,重庆华森制药有限公司欧盟申请商标异议答辩等案件。


中国和记娱乐司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国和记娱乐司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,最高人民检察院民行诉讼监督案件专家委员会委员,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加和记娱乐法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。